Für einen Forschungsvertrag bzw. Forschungsauftrag bedarf es in der Regel eines bestimmten Know-hows. Dieses muss von einem der Forschungspartner
bereit gestellt werden und ist von der anderen Vertragspartei zu schützen. Zudem sind Regeln über die Verwendung bzw. Verwertung dieses Wissens erforderlich. Know-how-Lizenzvertrag Hinweis: Schon vor Gesprächen über einen Know-how-Lizenzvertrag ist der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung
erforderlich. Kommt der Know-how-Vertrag nicht zustande, ist sonst das in den Vorgesprächen vermittelte Wissen um Lösungsansätze etc. nicht geschützt. [ mehr dazu ] Fundstelle: www.forschungsvertrag.de
Darstellung und © 2007 - 200x: Rechtsanwalt Siegfried Exner, Kiel
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Vertragscharakteristik: Was ist Know-how?
o Gestaltungshinweise zum Know-how-Lizenzvertrag
o Rechts-Tipps (RA Siegfried Exner, Kiel)
o Vertrags-Checkliste: Know-how-Lizenzvertrag
Autor:
Rechtsanwalt Siegfried Exner, Kiel [ Vertragsklauseln - Übersicht: Foschungsverträge
- Seitenanfang ] Vertragscharakteristik: Was ist Know-how? Know-how im weiteren Sinne ist alles
Wissen um Prozesse, Techniken und Wissenschaft, die zu einem gewünschten Ergebnis zielführend sind. Know-how einem engeren Sinne ist das Wissen, welches nicht durch andere rechtliche Schutzrechte
(Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Urheberrecht, Marken, etc.) gesichert
ist oder abgesichert werden kann. Hier soll es nur um den Know-how-Schutz durch Vertragsgestaltung für das Know-how im engeren Sinne gehen. Für den Patent-Lizenzvertrag soll ein eigner Beitrag folgen.Diese kann z. b. nicht durch Patente gesichert werden, weil es nicht technischer Art ist, nicht den Neuheitsanforderungen entspricht, die Offenlegung nicht gewünscht oder gar kontraproduktiv ist
(!). Letzteres z. B. wegen des Auslaufens des Patentschutzes, der Patentkosten, den Kosten der weltweiten Rechtsdurchsetzung.
Praxis-Tipp: Die Absicherung von Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern, Urheberrechten, Marken, etc. wird in der Regel durch Anmeldung erreicht. Die Nutzung erfolgt dann durch
entsprechende Lizenzierung im Rahmen eines Forschungsvorhabens.
Da das Know-how im engeren Sinne
nicht durch eine Anmeldung oder Urheberschaft geschützt wird, ist es vor Weitergabe vertraglich gegen unberechtigte Weitergabe und Verwertung zu schützen. Das solche schuldrechtlichen Vereinbarungen wirksam sind, ist in der Rechtsprechung anerkannt. Es liegt zudem in der Freiheit der Vertragsgestaltung begründet.
Rechts-Tipp: Der unsorgfältige Umgang mit Know-how kann zur Haftung von Geschäftsführern und Mitarbeitern führen. Geschäftsführer haften in der Regel für die Einhaltung der Sorgfalt
von ordnungsgemäß handelnden Kaufleuten bzw. nach ihrem Anstellungsvertrag. Mitarbeiter können u. a. sonst wegen Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen nach §§ 17, 18 UWG zur Verantwortung
gezogen werden.
Für öffentliche Einrichtungen können Instituts- bzw. Behördenleiter nach den Grundsätzen der Beamtenhaftung in Regress genommen werden.
[ Vertragsklauseln - Übersicht: Foschungsverträge
- Seitenanfang ] Gestaltungshinweise zum Know-how-Lizenz-Vertrag Das "A und O" des
Know-how-Lizenzvertrages ist die Absicherung des Know-hows gegen unberechtigte Weitergabe und Verwendung. Da das vermittelte Wissen sehr unterschiedlich ist, kann der Vertragsgegenstand schwerlich genauer
beschrieben werden. Es sei aber auf eine Besonderheit hingewiesen, die Nicht-Juristen schnell übersehen: Die Rechtsfolge. Ein Verstoß gegen ein Weitergabe oder Verwertungsverbot mag Schadensersatz nach sich
ziehen. Doch der ist auch der Höhe nach in einem Gerichtsverfahren darzulegen und zu beweisen, wenn es denn zum Streit kommt. Kann dieser Nachweis nicht geführt werden, bekommt der Kläger dem Grund nach
Recht - kann der Höhe nach aber nur einen eher symbolischen oder geschätzten Schadensersatz erlangen. In jedem Fall ist also über das Für und Wider einer Vertragsstrafe nachzudenken.Die Gestaltung eins Know-how-Lizenz-Vertrages
können Sie am besten durch die Übersicht zu den einzelnen Vertragsklauseln
ersehen. Die dort genannten Regelungen sind typischer Weise zu berücksichtigen. Im Einzelfall sollten die folgenden Punkte genauer untersucht werden, da in der Praxis dort die meisten Schwierigkeiten entstehen:
o Ausreichende Rechtseinräumung
o Angemessene Sicherheiten / Haftungsregelung
o Sicherung des Know-Hows gegen unberechtigten Zugriff von
- unbeteiligten Dritten
- Subunternehmern (Stichwort: Kenntnis nicht erforderlich)
- Mitarbeitern (Stichwort: Kenntnis nicht erforderlich)
z. B. durch Verwahrungspflichten, Weitergabeuntersagung, o Veröffentlichungsklausel (bzw. Untersagung / Vorab- Vorlagepflicht)
o Regelung zum Ausstellungsrecht
o Vertragsstrafe
o Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
o Aufteilung nach Meilensteinen: Phasenmodell
Im Übrigen sollten Sie geeignete Punkte aus dem Bereich der Vertraulichkeitsvereinbarung auch hier berücksichtigen[ Vertragsklauseln - Übersicht: Foschungsverträge - Seitenanfang
] Rechts-Tipps ( RA Siegfried Exner , Kiel )
Oftmals werden Dritte, die nicht Vertragspartei sind durch einen Vertrag verpflichtet, wenn es um die Unterbindung von Weitergabe oder die Verwendung
von vertraulichen Informationen geht.
Praxis-Beispiele: (1) Mitarbeiterverpflichtung von Assistenzforschern (2) Rechte und Pflichten eines Professors als Forscher obwohl nur die Universität und Verwertungsgesellschaft
mit einem Wirtschaftsunternehmen den Vertrag schließt (3) Subunternehmer, der schon bei den Verhandlungen zugegen ist, aber formell nur mit dem Auftragnehmer einen Vertrag schließen wird (und zudem ohne
eine Vertraulichkeitsvereinbarung)
Um Vertragsschutz zu vermeiden sollten folgende Rechtsbereiche genau betrachtete werden:
1. Ertragsbeteiligung (Royalties), einschl. Auskunftspflichten
2. Weitergabe an Mitarbeite, nur wenn nötig ("need to know")
3. Einbeziehung Dritter (r, Subunternehmer, Zulieferer)
4. (Rest-) Vergütung bei Abbruch in Phasenmodell
5. Nutzungsrechte bei Abbruch in Phasenmodell
6. Verantwortung für Rechtsfreiheit der Entwicklungsergebnisse
7. Anzeige von Rechten Dritter, Abbruch oder Lizenzerwerb
8. Freistellungsklausel bei Rechtsverletzung
9. ggf. Vertragsstrafe
Die genannten Punkte erweisen sich in der Praxis immer wieder als Risikoherde für ein Forschungsprojekt und eine Begleitende Lizenz am und für das technischen Wissen. Mehrere der hier genannten
Punkte sind dem Bereich Rechtserwerb bzw. Weitergabe und Verwendung der Informationen zugeordnet. Eine besonders sorgfältige Formulierung („drafting“) ist in diesem Bereich erforderlich.
Vertrags-Checkliste: Know-how-Lizenzvertrag
Checkliste zur Prüfung eines Know-how-Lizenzvertrags:
- Vertragsgegenstand (genaue Bezeichnung)
- Vorhandene Rechte („background IP“)
- Art der zu entwickelnden Rechte („foreground IP“),
- Rechte an Dokumentationen und Unterlagen
- Umfang und Grenzen der Nutzungsrechte
- Vergütung (einmalig, zeitlich gestaffelt, Verwertungsbeteiligung / "Royalties")
- Termine und Fristen
- Beendigung, insb. Rückgabe oder Vernichtung bei
* Kündigung aus wichtigem Grund,
* Kündigung nach einer bestimmten Frist,
* Kündigung bei Eintritt bestimmter Abbruchbedingungen
- Allgemeine Mitwirkungspflichten,
einschl. Anforderung und Rechtsfolgen bei Ausbleiben
- Beistellungen und Rückgabepflicht sofern nicht im Einzelauftrag geregelt.
- Subunternehmer-Klausel, Abtretbarkeit
- Anzeigepflichten
- Ansprechpartner
- Gewährleistung
- Haftung, Haftungsausschluss und Versicherungen
- Rechtswahl und Gerichtstand
- Salvatorische Klausel
- Sonstige Bestimmungen
- Datum / Unterschriften - Anhänge (z. B. Muster
der Subunternehmeranzeige, Mitarbeiterverpflichtung)
Fundstelle: www.forschungsvertrag.de
Darstellung und © 2007 - 200x: Rechtsanwalt Siegfried Exner, Kiel
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Eingestellt am 12.03.2007, zuletzt geändert am --- |
