Für die Erreichung eines Forschungszieles müssen bestimmte Voraussetzungen zum Teil „eingekauft“ werden. Dies gilt auch für bestehende
Patente bzw. Patentrechte. Um also wirtschaftlich verwertbare Forschungsergebnisse zu erlangen, müssen vorbestehende Patente entweder gekauft oder zumindest eine Lizenz erworben werden. Nachfolgend einige
grundlegende Überlegungen zum Patent-Lizenzvertrag. Die Darstellung des Erwerbs und der Sicherung der erzielten Forschungsergebnisse durch Patente wird gesondert dargestellt [ Rechtswahrungs- und Verwertungsvereinbarung ]. Patent-Lizenz-Vertrag Hinweis: Forschungsgegenstände, die keine technischen Neuheiten betreffen sind nicht durch Patente schützbar, da ihnen die Patentfähigkeit fehlt. Sofern die
Eigenentwicklung zeitnah nicht möglich ist oder zu kostenträchtig erscheint, kann das Wissen durch einen Know-how-Lizenzvertrag erworben werden.Fundstelle: www.forschungsvertrag.de
Darstellung und © 2007 - 200x: Rechtsanwalt Siegfried Exner, Kiel
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Vertragscharakteristik: Was ist ein Patent?
o Gestaltungshinweise zum Patent-Lizenzvertrag
o
Vertrags-Checkliste: Patent-Lizenz-Vertrag
Autor:
Rechtsanwalt Siegfried Exner, Kiel [ Vertragsklauseln - Übersicht: Foschungsverträge - Seitenanfang ]
Vertragscharakteristik: Was ist ein Patent? Ein Patent ist ein eingetragenes Schutzrecht. Es steht exklusiv einem Erfinder zu,
der eine technische Neuheit entwickelt hat. Der Art nach gibt es Erzeugnis- und Verfahrenspatente. Nicht schutzfähig sind bloße Ideen oder nicht-technische Problemlösungen (z. B. in der Mathematik). Derzeit
sehr heftig diskutiert wird der Patentschutz für Computerprogramme, die bislang in Europa nur schutzfähig sind, wenn eine Einbindung in eine ansonsten technische Problemlösung erfolgt.
Patentschutz erlangt nur, wer sein Patent anmeldet. Hierzu ist eine Anmeldung für ein bestimmtes Territorium (z. B. Deutschland, EU) erforderlich. Für die Patenterteilung bzw. die Aufrechterhaltung des
Patentschutzes werden Gebühren erhoben. Diese steigen mit der zunehmenden Dauer der Patentlaufzeit, da der Patentinhaber in der Regel eine Verwertung betreibt oder durch Lizenzierung andere das Patent
verwerten lässt.
Praxis-Tipp: Zuweilen ist eine Patentanmeldung nicht sinnvoll. So, wenn eine Verwertung in der Patentlaufzeit nicht wahrscheinlich ist oder die Offenlegung die Kundgabe weitere
Betriebsgeheimnisse erforderlich macht. Ebenso, wenn die finanziellen oder organisatorischen Mittel nicht ausreichen, alle relevanten Territorien auf einen effektiven Rechtsschutz und der nötigen
Rechtsdurchsetzung hin zu kontrollieren.
In der Regel ist der Patentschutz aber als ein langfristiges exklusives Nutzungs- und Verwertungsrecht ein hervorragendes Instrument zur wirtschaftlichen Verwertung von erzielten Forschungs-
und Entwicklungsergebnissen.
Rechts-Tipp: Die hier dargestellten Aspekte des Patentlizenzvertrages gelten auch, wenn in einer
Forschungskooperation
die Partner wechselseitig Patentlizenzen einbringen bzw. einander zur Verfügung stellen. Es sollte dann jeder dieser Leistungen dargestellt und mindestens grob bewertet oder Anhaltspunkte für eine Bewertung gegeben werden. Nur so kann das Vertragsgleichgewicht erhalten werden, wenn eine der Leistungen nicht mehr erforderlich erscheint oder durch eine andere Lösung oder Neuentwicklung ersetzt werden kann. Hierzu kann dann eine vereinbarte
Vertragsanpassung („Change Request“)
erfolgen, wenn diese vertraglich vorgesehen ist.
[
Vertragsklauseln - Übersicht: Foschungsverträge - Seitenanfang ] Gestaltungshinweise zum Patent-Lizenzvertrag
Anders als beim Know-how-Lizenzvertrag
ist die Absicherung durch das erteilte Patent als solches gegeben und wird hier vorausgesetzt. Ist eine solche Absicherung noch erforderlich, so ist dies durch eine Rechtswahrungs- und Verwertungsvereinbarung zu regeln.Die wichtigsten
Regelungspunkte sind die Art der Lizenzerteilung, Vergütungsregelung und die Haftungsregelung bei Rechtsmängeln. Bei der Art der Lizenzerteilung kann unterschieden werden zwischen
Die ausschließliche Lizenz kann einen bedeutenden Forschungsvorsprung sichern. Ebenso Verwertungsvorteile. Sie ist in der Regel teurer. Auch können kartellrechtliche Gesichtspunkte zum tragen
kommen. Für den Lizenzgeber ist bei ausschließlicher Lizenz darauf zu achten, dass eine Verwertung zugesichert und bei Nichtverwertung eine trotzdem eine entsprechende Vergütung fällig wird. Der Erwerb von
Patenten zur Blockierung eines Marktes oder Forschungsbereichs ist leider keine Ausnahme. Bei den Vergütungsregelungen
wird meist eine einmalige Pauschalvergütung durch den Lizenznehmer angestrebt, der Patentinhaber wird eine wiederkehrende Mindestzahlung und eine erfolgsabhängigen Beteiligungssatz („Royalties“) anstreben. In der Praxis ist dieser Punkt der am härtesten umkämpfte Bereich und nicht wenige Verträge scheitern an den widersprechenden Erwartungen oder Wünschen beider Parteien in diesem Punkt. Meist empfiehlt sich die frühzeitige Beiziehung von unabhängigen Dritten mit Markt- und Sachkenntnis zu einer frühzeitigen Bewertung.
Mit der Patentlizenz wird eigentlich nur ein Recht zur Nutzung übertragen. Anders beim Patentkauf, bei dem das Recht dauerhaft übergeht. Doch was ist, wenn das Patent nicht wirksam erteilt
wurde, in einem Patentnichtigkeitsverfahren erfolgreich bestritten wird oder schlicht für das vereinbarte Territorium nicht angemeldet worden ist? Eine vergleichbare Problematik ergibt sich, wenn der
Patent-Lizenzvertrag schon während der Anmeldungsphase geschlossen wird, das Patent dann aber nicht erteilt wird. In all diesen Fällen ist weniger oder nichts an Rechten zur Nutzung übertragen worden.
Gegebenenfalls müssen nun einem Dritten Anwalts- und Prozesskosten ersetzt werden. Hat ein Dritter in Wirklichkeit die Rechte zur Nutzung (also ein Patent) inne, muss diesem in der Regel ein Schadensersatz
gezahlt werden. Der wird oft in Lizenzanalogie ermittelt, dass heißt nachträglich wird diesem die bisherige Lizenzgebühr vom Patentverwender zu zahlen sein. Damit dieser sich bei dem Lizenzgeber schadlos
halten kann, muss eine angemessene Haftungsregelung in den Patent-Lizenzvertrag aufgenommen sein.
Praxis-Tipp: Entgegenstehende Rechte Dritter können eine Forschung völlig entwerten. Eine vorherige Patentrecherche
ist beiden Parteien – ggf. auch unabhängig voneinander oder durch einen haftenden Dritten – anzuraten.
Die Gestaltung eins Patent-Lizenz-Vertrages können Sie am besten durch die Übersicht zu den einzelnen Vertragsklauseln
ersehen. Die dort genannten Regelungen sind typischer Weise zu berücksichtigen. Im Einzelfall sollten die folgenden Punkte genauer untersucht werden, da in der Praxis dort die meisten Schwierigkeiten entstehen:
o Ausreichende Rechtseinräumung
o Vergütung, ggf. Beteiligung am Verwertungsergebnis
o Verwertungsgebot und Rechtsfolge(n) bei Ausbleiben der Verwertung
o Vertraulichkeit von begleitenden Informationen
o Veröffentlichungsklausel (bzw. Untersagung / Vorab- Vorlagepflicht)
o Regelung zum Ausstellungsrecht
o Angemessene Haftungsregelung
o Vertragsstrafe
o Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
o Aufteilung nach Meilensteinen: Phasenmodell
Im Übrigen sollten Sie geeignete Punkte aus dem Bereich der Vertraulichkeitsvereinbarung auch hier berücksichtigen [ Vertragsklauseln
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Übersicht: Foschungsverträge - Seitenanfang ] Vertrags-Checkliste: Patent-Lizenz-Vertrag
Checkliste zur Prüfung eines Patent-Lizenzvertrags für Forschungszwecke:
- Vertragsgegenstand (genaue Bezeichnung)
- Patentiertes Recht oder Rechte (Patenturkunde)
- Art von noch zu entwickelnden Rechte („foreground IP“),
- Rechte an Dokumentationen und Unterlagen
- Umfang und Grenzen der Nutzungsrechte
- Vergütung (einmalig, zeitlich gestaffelt, Verwertungsbeteiligung / "Royalties")
- Termine und Fristen
- Beendigung, insb. Rückgabe oder Vernichtung bei
* Kündigung aus wichtigem Grund,
* Kündigung nach einer bestimmten Frist,
* Kündigung bei Eintritt bestimmter Abbruchbedingungen
- Anzeigepflichten, insb. bei Verbesserungen oder Weiterentwicklungen
- Wettbewerbsverbot
- Nichtangriffsverpflichtung
- Gewährleistung
- Haftung, Haftungsausschluss
- Rechtswahl und Gerichtstand
- Salvatorische Klausel
- Sonstige Bestimmungen
- Datum / Unterschriften
- Anhänge (z. B. Kopie der Patenturkunde, Dokumentationen)
Fundstelle: www.forschungsvertrag.de
Darstellung und © 2007 - 200x: Rechtsanwalt Siegfried Exner, Kiel
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Eingestellt am 14.03.2007, zuletzt geändert am --- |
